發布時間：2018-10-09 來源于：廣東廣信君達律師事務所廣信君達律師事務所
在國內房地產投資政策日趨嚴控，公開市場投資回報率走低，國內經濟以及外匯利率持續下行的壓力下，越來越多的主流機構投資者把目光更多地投向非公開市場，尤其是針對以高新技術和科技創新為題材的高新技術企業的股權投資。但這些年因為專利盡職調查工作失誤而導致企業在融資和IPO過程中出現硬傷的案例層出不窮；如蘇州恒久光電科技股份有限公司部分專利失效，因上市公告中沒有披露，導致創業板上市失敗，再次轉戰中小板上市已是5年以后；合縱科技股份公司因被老東家北京科銳起訴專利侵權,使得上市之路被延誤數年，還有近期出現在國內多個投資科技熱點領域的“融資陷阱”，比如紅芯瀏覽器內核技術造假事件、共享單車、共享充電寶、無人機等領域的專利訴訟，或導致企業市場開拓計劃被打亂，或導致企業原定的IPO或融資進度被中斷，均給投資機構造成不同程度的損失。因此專利技術風險正日益成為國內高新技術企業在融資道路上所面臨的最大風險。 盡職調查業務已經成為國內律師行業在私募股權投資領域里一項非常有價值的非訴業務。但以上案例均是由于擬融資企業可能會出現的披露信息不足或者不實或者科技浮夸等諸多原因，常常會造成信息的不對稱，使得盡職調查出現了不完整或不準確的結果。雖然正確評估高新技術企業內在價值的最好辦法，就是進行一系列詳盡而全面的盡職調查。但是大多數的律師盡職調查工作重點往往不在專利，因此在專利等知識產權方面容易出現紕漏，給從事盡職調查非訴業務的律師同行們帶來不小的執業風險。而專利、著作權等知識產權正因為其“公開換保護”的司法制度，卻可以幫助律師不受干擾的獨立進行數據收集，恰恰可以制約因披露不足或者不實或者科技浮夸而造成的信息不對稱， 本文將結合筆者在律師和專利代理人執業過程中的實務經驗，闡述如何利用專利盡職調查技術正確幫助投資機構了解高新技術概念的融資企業的真正價值，為參與科技風險投資項目盡職調查的律師同行們在實際工作中參考適用。 專利盡職調查是指通過公開渠道收集和分析目標企業的專利信息，預測和評價目標企業相關的專利技術風險問題以及收益機會，由于調查數據基本來自全球各國具備公信力的知識產權官方機構，所以其結果可以作為投資機構決策參考的依據，為投資機構和融資企業預防侵權爭議、控制合同風險、防止專利欺詐、避免投資浪費、降低交易費用、提高交易質量等方面提供重要的可信數據支持。一個完整的專利盡職調查應當包括如下基礎項目：專利資產的確認，專利技術評估，專利穩定性分析，自由競爭分析（FTO）項目。 02、專利資產確認 專利資產主要是指目標企業的發明、實用新型、外觀專利，被調查主體對象，應當包括擬融資公司本身、母公司、子公司等關聯主體，發明人、設計人、管理層，甚至其配偶、子女等個人關聯主體。在進行全面調查時，應當對前述所有關聯主體名下的專利數量其法律狀態和運營狀態進行充分檢索，具體包括授權、實質審查、公開、撤回、駁回、放棄、復審請求、無效宣告、權利終止、查封、扣押、質押等法律狀態；轉讓、受讓等運營狀態；以及出讓方和受讓方等交易資格的合法狀態。如果交易雙方或專利存在跨境或涉外因素，還要對目標專利是否符合我國技術進出口管制規定進行調查，一般以專利權為交易對象的合同，需要經過國家知識產權局批準并登記才能生效，這些經過轉讓或者受讓的專利往往體現了優秀企業在多年努力中積累的重要專利價值。但要提醒注意的是，企業受讓和轉讓專利目的可能會有所不同，受讓專利目的大多是企業為了進入某些市場渠道，或者是為了進入所在行業需要克服某項技術壁壘而購買；而轉讓專利目的則可能是企業在獲得技術投入回報之外，還可能為了規避VC和PE對賭風險而采取的策略。 圖例1： 圖例2： 筆者曾經接受國內一家私募投資機構的邀請，對一家正在進行B輪融資的光電技術企業進行專利調查，這家光電技術企業在國內微型可移動投影光機市場占有一定的市場份額，經過對該企業及關聯企業的全面檢索，檢索到207個專利，其中34個高價值專利的權利人為該企業大股東，大股東在企業融資計劃啟動前一年將34個高價值專利全部轉讓給了一家境外公司，這些被轉讓的專利集中光學元件等企業主營業務領域。筆者再經過其他相關途徑查詢，發現受讓專利的境外公司為獨立法人主體，與這家光電技術企業公司并無投資關系。而這一關鍵信息，企業在融資前并沒有充分披露，如果沒有對這些專利的運營情況進行充分了解，這個信息很難被發現，對將來投資機構能否充分兌現對賭條款存在一定的風險，因此具有一定典型意義。 03、專利技術評估 技術評估是投資判斷決策的靈魂，任何投資行為，無非都是對項目技術價值的判斷，對企業來說技術就是未來現金流的折現。因此，對專利技術評估對判斷一些高新科技項目的價值至關重要。評估企業專利技術價值，一般有如下調查步驟，1、全面檢索；2、專利價值分析；3、技術能力分析。 1、全面檢索是專利技術評估項目中最重要的步驟，是所有專利盡職調查結論的基礎，在檢索工作中一個關鍵詞或者技術分類的差錯，就會給調查結果帶來大量的重復勞動和資源浪費，使得調查結果謬以千里。因此，查全和查準是全面檢索的目標，這要求檢索人應當至少具備所研究專利技術的基礎學科知識，并充分和企業進行溝通。如果企業不配合或者不充分披露信息或文件，檢索人也應當具備可以準確把握技術實質內容和技術實施目的能力，準確的提煉關鍵詞并進行精準的IPC和CPC分類。檢索的方法包括，關鍵詞檢索、語義檢索、同族檢索、引證檢索以及附圖檢索等。檢索數據的來源一般來自全球各國具備公信力的知識產權官方網站、各類知識產權裁判文書查詢網站、以及查新機構和專利代理機構，檢索內容應當包括各種專利文件、裁判文書、圖書、期刊、論文等非專利文獻，這些內容對正確評估企業的技術能力會提供有價值的幫助。 2、專利價值分析是影響投資者投資判斷的重要因素，也是對科技企業重要無形資產的統計分析，其結論可以作為企業無形資產價值參考。一般認為高價值發明專利數量與科技企業的創新能力和企業價值存在正相關關系。國家知識產權局的專利價值度分析方法包括法律價值分析、技術價值分析以及經濟價值分析。但筆者認為，在此分析的基礎上，還應當再多選取相應的評估方法，多維度的分析無疑可以規避更多的風險，為技術價值評估提供更加有利的支撐。因此筆者在本文中提供常用的穩定性、先進性和保護范圍三個維度進行分析的方法，并進行1分-10分的價值評定，具體分析內容如下表所示： 3、技術能力分析可以幫助投資機構判斷擬融資企業是否具備技術創新能力，企業競爭者權利存在的狀態，以及技術創新在行業中的地位及未來可能的發展方向。分析的方向應該包括本企業技術構成，全球競爭分析和國內競爭分析三個維度。本企業技術構成包括本企業技術全球分布、技術國內分布、技術發展路線、申請人排名、發明人排名、發明人技術構成、轉讓技術構成、專利布局分析和專利聚類分析；全球競爭分析包括相關領域專利全球申請趨勢分析，相關領域全球技術構成、相關領域技術全球分布、全球申請人排名、全球發明人排名；國內競爭分析包括、國內申請人排名、國內發明人排名以及國內相關領域技術布局。以上分析的數據來源均來自第一步全面檢索的結果。在實務經驗中，通過對本企業技術構成進行分析，可以準確了解擬融資企業的技術團隊真實實力以及目前所在的行業地位；通過對其在相關技術領域專利申請趨勢、技術分布、技術構成等項目進行要點梳理，可以對擬融資企業目前所遇到的技術壁壘和未來技術發展方向進行了解；通過全球競爭分析和國內競爭分析，可以對擬融資企業在本技術領域的競爭對手和潛在對手的實力進行了解，并為其提供相關技術合作和技術規避的合理化建議。 圖例3： 圖例4： 專利穩定性分析也叫專利有效性分析，通常是針對專利的穩定性在全球范圍內進行同類和相似性檢索，即盡力發現可能使本專利喪失新穎性或創造性進而導致本專利無效的現有技術或抵觸申請，并提供相似性比對報告，用于投資機構和融資企業該技術專利的穩定性進行參考。 前段時間，有關于專利權能否被無效的話題，曾在業內討論激烈，有業內人士認為：“沒有無效不掉的專利，如果有就再來一次”，也有人認為“專利可以不被無效，哪怕再來十次”，意見針鋒相對。專利權被無效和不被無效，實質上涉及到的就是專利權的穩定性。所謂的“被無效”是基于我國《專利法》第四十五條賦予的公眾權力：“自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效”。以及《專利法》第四十七條給予的無效效力：“宣告無效的專利權視為自始即不存在”。因此專利權被無效對于擬融資的高新技術企業有著極大的風險，特別是涉及主營業務的核心專利，如果在市場競爭過程中，一旦出現主要專利被無效的情況，企業的估值將會大打折扣，或將會直接影響企業IPO或者私募融資的進程。 然而專利權的穩定性跟那些因素有關呢？ 根據專利復審委會官方網站每年公布的無效專利數據分析，權利要求數量和技術寬度是決定其專利穩定性的重要原因。權利要求數量在一定程度上反映專利權保護范圍的特點，相對穩定的專利一般會利用從屬權利要求中增加附加技術特征，采用層次遞進的保護方式，增加其專利權的穩定性。技術寬度一般可以從專利被分配的IPC分類數量來體現，一項發明創造所涉及的技術領域越多，則其專利文件中相應的IPC數就會越多。例如當一項發明創造涉及到了物理、機械和電學領域，那么其技術類別的寬度就會涉及到物理、機械和電學領域的類別，一旦涉及到更多復雜技術領域，就包含了更多的技術特征，就能夠提供更多的技術方案，專利權人也就可以增加更多的權利要求來對不同的技術方案進行保護?？偟恼f來，權利要求數量多且清晰、權利要求書中每一項權利要求界定的保護范圍層次越合理，則專利權被維持有效的概率越高。當然，除了前述兩個影響專利權穩定性的因素，還可能包括其他的因素，例如專利的有效期，國內專利較多的比重是在2-5年，這可能是因為授權后的專利技術走向市場的時間，專利權的存在限制了市場競爭，引發了侵權之訴，被控侵權方往往選擇專利無效程序來進行對抗，因此經過專利無效程序的專利權維持的時間越久，其專利權的穩定性越高。 筆者曾參與對一家藥企所引進的某藥品專利生產技術進行專利調查，該專利PCT申請已經入中國實審程序，藥企欲在國內進行生產并推廣該技術，需要筆者提供評估與風險分析。經過筆者有針對的檢索分析，得到數十篇相似度在90%以上的專利文獻，其中一篇接近度為98%，其權利要求和實施例中一個相同化合物的分離方法和該專利高度相似，極可能會影響其新穎性，但審查員沒有檢索到這篇文獻。因此筆者對這個專利給出的分析結論是：授權前景好，侵權風險低，但該專利的穩定性差有被無效的可能，并建議利用評議報告作為談判依據，作為與國外公司談判的籌碼，提出降價要求。結果和預期一樣，藥企在節約了大量資金的同時，避免了相關的法律風險。因此筆者認為，國內類似這樣的專利轉讓和受讓交易其實多少都會存在被無效的風險，只要有足夠工作量的檢索分析，不被國內的現有技術和專利文獻無效，也會被國外公開的技術文獻無效，因此建議專利在交易前必需經過專業的專利穩定性分析。 05、自由競爭分析（FTO） 自由競爭分析（Freedom to Operate或FTO）是指針對在實施某項技術時是否可能侵犯他人專利權和違反法律法規的規定而進行的調查和研究。這種分析方法常常用在企業啟動一項技術的自主研發工程或者是將自主研發的新產品推向目標市場前應當要做的調查分析。但由于國內企業普遍對專利的認識并不深刻，或不熟悉專利法，思想中會存在兩個誤區：其一，自主研發的產品不存在抄襲，因此不會侵犯第三人知識產權；其二，本企業是光明正大的專利權人，自己實施自己的專利，不可能侵犯第三人專利權。如果不改變這兩個錯誤認識，將可能在市場競爭中帶來嚴重后果。 專利法保護的是新技術的思想，只要這種思想具備新穎性、創造性和實用新，并在先申請，就可以被專利法認可為是有效的發明創造并予以授權。實施在后的發明創造即使是獨立研發且不存在抄襲的情況也可能構成侵權，這是專利法不同于著作權法的特別之處。由此可見，任何研發、創新行為，都要事先進行實施前分析，都應有技術自由實施盡職調查（FTO）的意識，否則有可能白白浪費研發經費、耽誤寶貴的時間。 專利權是一種阻止別人使用其技術的權利，而不是一種自由任意使用的權利。也就是說，專利權人擁有某項技術的專利權，不代表其能自由地，不受限制地使用該技術，其技術仍有可能落入其他專利的保護范圍。”根據我國專利法和相關司法解釋的規定，在專利侵權訴訟中，被告以實施自己的專利作為抗辯的，人民法院不予支持。換句話說，實施自己的專利也可能侵犯第三方的專利權。其理由是，己方被授予的專利，可能因為審查員在檢索現有技術和抵觸申請時沒有查出實質相同的在先專利。實質相同的在先專利的專利權人既有權以缺少“新穎性和創造性”為理由申請宣告在后專利無效，也可以直接起訴至法院要求在后專利權人承擔侵權責任。因此企業在自主研發新產品前，應當要先做FTO，否則有可能導致研發成果在重復別人的專利技術、新品即使研制成功也不能上市。反過來說，FTO也會促進研發，因為第三方的專利文獻和現有技術，是可借鑒的重要資源，研發行為站在巨人的肩膀上，可以取得事半功倍的效果。此外，研發前做FTO，還可以捕捉到第三方專利布局中的漏洞，做出巧妙的規避設計。這樣一來，既可以合法借鑒前人的技術成果，又可以巧妙地規避專利權利要求的保護范圍。不但研發前要做FTO，在研發后、新產品上市前還應該再做一次FTO。此外，關于新品上市前技術自由實施盡職調查（FTO）的范圍，除了整個的產品和方法之外，部件、半成品、外聯協作廠商也必須在盡職調查范圍內。另外為實施新技術、制造新產品而購買關鍵設備時，也需要組織FTO。擁有諸多專利權的高新技術企業在上市前，特別是在創業板上市前，一定要針對拳頭產品和目標市場認真作FTO，否則一旦在上市過程中出現權利侵權投訴后再進行FTO是來不及的，事后FTO報告的說服力，通常也沒有事前做的報告說服力強。FTO報告的另一個作用在于企業準備通過風險投資增資并購出讓股權時或通過首次公開募股（IPO）時可以提升股價，出售的股權有FTO報告作為保證時，投資者可能會愿意支付更高的對價，因為他們不必在收購股權后還為專利侵權而擔心?！ ?/span> 06、對專利盡職調查工作的經驗總結 綜上所述，以上專利盡職調查的基礎項目是筆者在過往進行專利盡職調查實務中所總結的一些實務經驗。這些項目在傳統盡職調查工作容易被忽視，一般機構和企業委托律師做一次全面系統的盡職調查頗為不易，其付出的代價也相對較高，因此盡職調查應當盡可能做到更全面、更有質量，能夠給予委托人予以有效提示。在專利盡職調查工作中，負責各項目的主辦律師、專利代理人的能力常常各有所長，但也各有所短。如何能夠根據對不同行業的特點，分配各專業人才分工收集相關數據，快速確定各環節的盡調重點是最體現主辦律師功力的地方。越是大型或重點項目，越應當遵循統籌兼顧、分工負責的原則，充分了解委托人的具體要求，把握好盡調工作的成本預算以及時間節點制定工作計劃，再進行快速、精準的覆蓋性檢索。只有在相關數據足夠精準的情況下，才能撰寫《專利盡職調查報告》，報告應當詳略得當，不能僅專注一點而不及其余，專利盡職調查報告給出的結論應當包括目標專利資產的確認，與專利資產相關的有效利用方法，向委托人提示相關風險，提出風險規避策略等方面。以下提出三個筆者的個人觀點對本文進行總結： 1、知識產權盡職調查和估值不一定能幫助投資者尋找并投到一飛沖天的企業，但一定能幫助投資者規避知產陷阱，降低和規避投資風險； 2、 涉及專利的重大交易應當進行專利盡職調查，因為任何專利都有可能被無效； 3、 專利盡職調查門檻高，周期長，應當根據委托人目的確定調查范圍和重點，充分利用各種調查資源，把握好工作時間節點和成本預算，盡量做到效率、質量和成本三兼顧。01、專利盡職調查概述及主要項目
04、專利穩定性分析